【讲座精粹】最高院周翔审判长：《专利法》第四次修正之修法建议----“专利保护的逻辑与经验”讲座之重点解读（二）
在这次讲座中，周翔审判长结合专利司法实践，探讨了《专利法》第四次修正。因本次讲座信息量大，我们将分成三次来推送，本文主要介绍“《专利法》第四次修正之修法建议”，后续内容将尽快陆续推送。
针对《专利法》第四次修正，周翔审判长把握修法的总体方向，重点围绕“周期长、赔偿低、举证难”等社会反映突出的问题进行深入分析，多方位解读其成因并提出具体可行的解决方案。同时周翔审判长立足于审判实践经验，对《专利法》第四次修正草案（以下简称《草案》）的新增规定及相关内容提出独到的见解和建议。
主讲人：周翔
（一）发挥司法保护主导作用，限制行政保护
建议第六十条增加一款，作为第一款：专利侵权纠纷一律通过民事诉讼解决，各级专利行政机关不承担查处专利侵权纠纷的职能；删除第三条第一款中“查处有重大影响的专利侵权”和第三款中“设区的市级以及法律法规授权的县级人民政府”。
同时，删除其他条文中与专利行政执法相关的内容。即删除第四十七条第二款中“已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理、处罚决定”；删除第六十条第一款中“也可以请求专利行政部门处理”及其后内容和第二款；删除第六十一条；删除第六十四条第二款中黑体字“专利行政部门”及“处理”；删除第六十七条黑体字部分。
（二）增加被行政查处者寻求司法救济途径的条文，明确规定只有在专利侵权行为侵害社会公共利益和国家利益的情形下，例如，发生大规模假冒专利，才能允许行政权力介入。
周翔审判长认为，我国专利诉讼周期长，其原因是多元的。
首先，我国现行法律规定，人民法院审理专利侵权案件时，被告可向专利复审委员会申请宣告专利权无效，如果专利复审委员会经审查作出宣告专利权无效的决定，而专利权人不服，可在法定期间内依法提起行政诉讼。在此期间，受理侵权诉讼的人民法院可根据民事诉讼法的规定中止诉讼，待专利有效或无效的问题解决后，再恢复专利侵权诉讼程序，极大地加长了审理专利侵权案件的周期。
其次，法院在审理专利行政诉讼案件时受有一定限制，不能适用调解；若行政决定错误也不能直接确定专利权的效力，只能判令专利复审委员会重新作出决定。对于重新做出的决定，当事人不服的还可以提起新一轮行政诉讼，造成程序循环往复。
另外，专利行政诉讼案件中的被告为专利复审委员会，与作为原告的公民、法人或其他组织，两者诉讼地位明显不平等。
最后，专利案件相较于其他案件审理周期相对较长，还缘于其本身涉及到技术事实查明的困难和复杂。
基于以上导致诉讼周期长的成因，周翔审判长提出了以下解决方案：
周翔审判长建议将第四十六条第二款修改为“对专利复审委员会宣告专利无效或者维持专利权的决定不服的，可以自通知之日起三个月内向人民法院起诉，并将无效宣告请求程序的对方当事人列为被告”。同时增加一款，作为第三款：“人民法院审理前款案件，适用《中华人民法院共和国民事诉讼法》的有关规定。”如此规定，将对方当事人列为被告，重新构建了专利确权诉讼案件审理模式，体现出专利确权诉讼中双方当事人对抗的平等。
周翔审判长提出，借鉴德国成立专利法院和日本特许厅的经验，可考虑确立我国专利复审委员会的准司法机构地位，将专利复审委员会作出的宣告专利权无效的决定代替诉讼的一个审级，能够有效地减少诉讼程序环节，提高效率。
司法变更权是指法院审理专利确权诉讼案件时，可以直接确认专利权的效力，而不必判令专利复审委员会重新作出决定。如果法院按照民事诉讼程序审理专利案件，当然可以直接确认专利权的效力；如果法院按照行政诉讼程序审理专利案件，有学者提出，可根据现行《行政诉讼法》第六十一条的规定直接确认其效力（《行政诉讼法》第六十一条：“在涉及行政许可、登记、征收、征用和行政机关对民事争议所作的裁决的行政诉讼中，当事人申请一并解决相关民事争议的，人民法院可以一并审理”）。
日本2000年裁判的Kilby案件开创了利用无效抗辩进行防御的先河，并在2005年开始施行的专利法中通过立法的形式将其明确下来：“对于与专利权或者专用实施权的侵害有关的诉讼，认定该专利应该通过专利无效审判判为无效时，或者认定该专利应该通过延期注册无效审判判为延长存续期限注册无效时，专利权或者专用实施权人不能向对方行使权力。”
我国台湾地区也有相关规定，《智慧财产案件审理法》第二章第十六条规定：“当事人主张或抗辩知识产权有应撤销、废止之原因者，法院应就其主张或抗辩有无理由自为判断，不适用民事诉讼法、行政诉讼法、商标法、专利法、植物品种及种苗法或其他法律有关停止诉讼程序之规定。前项情形，法院认有撤销、废止之原因时，知识产权人于该民事诉讼中不得对于他造主张权利。”
另外，我国最高院审理的柏万清案也对“在专利侵权民事案件审判中可审查专利权效力”这一规则进行了探索，并作为指导性案例向社会发布。
鉴于上述修法建议涉及到难度大、修法程序复杂等因素，要将上述制度确立下来，还需要一个比较长的过程。可考虑在现有民事侵权案件中坚持权利有效原则，即在涉案专利被宣告无效之前，认定其有效，民事侵权诉讼程序就不必中止。之后专利权若被宣告无效并经司法确认，可再对原民事侵权判决进行改判。
同时，为解决公平问题，防止滥诉，应配套修改专利法第四十七条并规定，专利权被宣告无效后，专利权自始无效，但对于原来作出的侵权裁判、决定应有溯及力，这样更符合民法的不当得利应予返还以及公平原则。
我国《专利法》第六十五条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”
由此可知，该法已规定四种确定专利侵权赔偿数额的计算方式——实际损失、违法所得、合理许可使用费的倍数及法定赔偿，并且以保障专利权人的利益为出发点，规定了相应的求偿顺序，全面而科学。
至于为何会发生赔偿低这一社会普遍存在的现象，原因是多元化的。从直观的数据调查看，损害赔偿低是权利人自愿选择赔偿额确定方式的结果。据统计，知识产权案件中原告放弃前三种求偿方式，直接请求法院适用法定赔偿的案件占98%。
据广州知识产权法院林广海副院长介绍，经抽样调查，广州知识产权法院受理的知识产权侵权纠纷中，有97%以上的原告直接选择法定赔偿标准请求赔偿，主张的赔偿额平均来看，专利案件只有13万多元。原告主张的损害赔偿数额只有这么多，法院不可能超越当事人的诉讼请求，作出更高的损害赔偿判决。
从更深层次的角度看，法院作出赔偿额确定时，既要考虑知识产权的的类型及侵权的细节，又要衡量现阶段我国市场体系下商品生产、流通等各种要素及价格信息的真实可信情况，后者甚至可能涉及到整个社会诚信体系建设问题。此时，法官的角色相当于侦探，辨别各种证据的真伪，十分困难。
此外，当前专利侵权纠纷的权利类型中外观设计专利侵权纠纷占50%，发明和实用新型各占25%。因外观设计专利侵权纠纷较多，其本身又存在着创新不足、贡献率小、价值偏低等现象，相应地，赔偿数额自然普遍偏低。
针对赔偿低这一问题，《草案》第六十八条提出增设对故意侵权的惩罚性赔偿制度及提高法定赔偿额上、下限的解决之法。
然而，赔偿低的症结并非法定赔偿额低，而在于证据不足。贸然提高法定赔偿额下限不能对症下药、根本解决赔偿低的问题。
相反，提高法定赔偿额下限将会导致原告更加怠于举证。只要原告能够证明被告侵犯其专利权，无须确切证明因其侵权行为遭受的实际损失等，即可获得至少10万元的赔偿；而且对于实用新型专利和外观设计专利侵权案件而言，因其自身市场价值较低，被诉侵权人又大多为销售商，对专利权人的损害相对较小，获利较少，举证能力也弱，10万元的法定赔偿下限明显失衡；另外也会产生反向激励，专利权人不再去追究生产制造源头，甚至会放水养鱼后再起诉销售商，收入将十分可观；最后也将限制法官根据个案情况进行自由裁量的空间。如一件价值极低的商品可能同时被授予多个专利权，若专利权人分别提起诉讼，每个案件均获得至少10万元的赔偿，明显显失公平。
周翔审判长同意增加惩罚性赔偿制度及提高法定赔偿上限，但建议参照现行《商标法》第六十三条第三款的规定，取消法定赔偿的下限。
《草案》第六十八条第三款明确确定赔偿数额的举证妨碍制度，即人民法院审理专利侵权案件时，如权利人已初步举证，而与侵权损害赔偿相关的证据主要由被诉侵权人掌握，则可责令被诉侵权人提供相关的证据，并由被诉侵权人承担不提供或者提供虚假证据的不利后果。
周翔审判长提出，因该制度仅规定在第六十八条，局限于确定赔偿数额阶段。为解决专利侵权诉讼举证难的问题，应将该举证妨碍制度扩展至整个诉讼程序。
该条在《草案》中虽未涉及，但依据审判实践中积累的经验认为，应进一步修订，将该条规定中的两处“为生产经营目的”删除。
因为“为生产经营目的”难以界定，被告以此抗辩时，法院的判定标准很难统一，相当于为侵权者留下“免除赔偿责任承担”的漏洞。
比如政府部门购买或使用被诉侵害专利权的产品，专利权人对该行为提起侵权诉讼时，政府部门抗辩该行为是为社会公众服务，是基于社会公共利益，不属于为生产经营目的，从而免除其赔偿责任的承担。这样一来，政府部门的此类行为就会成为变相的强征强用，也将会造成没有发明人愿意研制政府部门需要的专利技术。
同时，建议在第七十二条规定的“不视为侵犯专利权情形”中增加一款：“为个人消费目的”，将以个人消费为目的的行为从侵权中解除出来，防止侵权行为判定的无限扩大。
本次专利法修订第十四条新增帝王条款：“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者不合理地排除、限制竞争。”既然是帝王条款，具有重要的地位和指导意义，建议将该规定再提前并分别规定，形式如下：
第二条 申请和使用专利，应当遵循诚实信用原则。
第三条 专利权人不得滥用专利权。
第四条 申请和使用专利，不得损害国家利益和社会公共利益。
《草案》第四十一条规定：“专利复审委员会对复审请求进行审查，必要的时候可以对专利申请是否符合本法有关规定的其他情形进行审查……”，建议对“其他情形”进一步明确，即何种情况下专利复审委员会可以依职权审查请求人未提起的情形，不可笼统规定。
1.无效中依职权审查
《草案》第四十六条第一款规定，专利复审委员会对宣告专利权无效的请求进行审查时，必要的时候可以对专利权是否符合本法有关规定的其他情形进行审查。
周翔审判长认为，专利复审委员会审查宣告专利权无效的请求和审查复审请求是不同的，复审程序可依职权，无效程序不必依职权，如有也应限定在明确的少数特殊情况中。
首先，我们已在上述中将专利复审委员会定位为准司法机构，专利无效程序在性质上属于专利复审委员会居中裁决的准司法程序，专利复审委员会应遵循不告不理的原则，不应依职权主动审查“其他情形”。否则，会有损其居中裁决的地位，亦会导致复审程序中与无效程序中均赋予专利复审委员会依职权引入审查理由，造成两个程序混同。
其次，在无效程序中，即使专利复审委员会不主动审查已授权专利是否存在无效请求人未提出的其他无效理由，但鉴于无效请求可在专利授权后的任何时间由任何人提出，因此请求人可以新的理由再次提出无效请求，也可能会有其他人提起无效请求。因此，法律没有必要赋予专利复审委员会依职权审查的职能。
最后，鉴于专利审查指南第四部分4.1规定了复审委员会在无效审查中依职权审查的7种情形，如须保留无效中的依职权审查，也不应再超出上述范围。
2.审查期限和公告
建议《草案》增设对专利无效程序中期限的规定，提高该程序的效率，保障相关当事人的诉讼权利。具体可参照我国现行《商标法》第二十八条，第一款中增加专利复审委员会对宣告专利权无效的请求作出决定和通知请求人和专利权人的期限，以及相关期限正当延长的情形。
同时明确第一款后半段中的“登记和公告”的内容及效力，如专利复审委员会决定作出的时间，专利权被维持有效或无效的情况，以及向社会公众提示该决定尚未最终生效，后续可能还会有行政诉讼。
《草案》第四十七条规定的是专利权被宣告无效后溯及力的问题，周翔审判长认为，应对其做适当的调整：建议删除“对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定”和第三款中“专利侵权赔偿金”。
也就是说，专利权被无效后，不管该判决、调解书及处理、处罚决定是否已经得到履行或被强制执行，专利权效力的丧失对其均具有溯及力。据当时参加立法的人介绍，设立该款的最初目的是为鼓励创新，但是随着我国社会经济的发展和公众创新能力增强，该条已经没有存在的必要。
与此相对应的是，专利权被宣告无效的决定对已经履行的专利实施许可合同和转让合同是否具有溯及力。他认为，对第四十七条做上述调整，修改溯及力的规定后，可对双方当事人签订合同起到引导性的作用。
因考虑到专利权在合同签订后有可能会被宣告无效，当事人可以事先在合同中约定相关条款，约定专利权一旦无效后如何处理。而且，专利实施许可合同和转让合同产生的费用属于合同之债，应尊重当事人意思自治。
修改专利无效后的溯及力规定，分上述两种情况处理，一是充分尊重当事人对作为私权的专利权的处分；二是在专利法中进一步落实民法中的不当得利返还原则与公平原则。
《草案》第六十一条增设了行政调解司法确认制度，规定处理专利侵权纠纷的专利行政部门，可应当事人的请求，就侵犯专利权的赔偿数额进行调解。调解协议达成后，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的, 对方当事人可以申请人民法院确认并强制执行。
但是，周翔审判长认为对该制度应持反对意见。
首先，根据《人民调解法》第三十三条的规定，能够申请人民法院进行司法确认的调解需要满足两个条件：一，该调解由人民调解委员会作出；二，调解的纠纷属于争议不大的简单纠纷。但是，专利纠纷是由专利行政部门调解且发明、实用新型专利的纠纷很难说是争议不大的简单案件。所以，依据《人民调解法》的规定，专利行政部门调解的专利纠纷不可申请人民法院进行司法确认。
其次，专利权是由行政部门授权，专利行政部门对专利权人具有天生更为亲近的情结，其主持的行政调解的中立性也易受到质疑。
最后，鉴于前述已论及修法的大方向是限制行政执法权，则专利行政调解环节亦无必要规定，因其与专利权私权属性不符，公权力不应当过多介入私权纠纷。
建议《草案》第六十四条增加一款为第三款，内容为“人民法院要求专利权人或者利害关系人提交专利权评价报告，但专利权人或者利害关系人无正当理由不提交的，人民法院可以裁定中止诉讼或者判令专利权人或者利害关系人承担可能的不利后果。”
周翔审判长认为，建议增设的条款明确了专利权人或利害关系人无正当理由不按法院要求提交专利权评价报告的不利法律后果，在一定程度上可督促专利权人或利害关系人提交评价报告，有助于充分发挥其作用。而且该条款在15年修订的《审理专利纠纷案件司法解释》第八条已有相关体现。
建议在《专利法》第六十五条规定的现有技术抗辩基础之上，增加一款抵触申请抗辩作为第二款，内容为：“在专利侵权诉讼中，被诉侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于抵触申请的，不构成侵犯专利权。抵触申请，是指在申请日以前向国务院专利行政部门提出的申请，并在申请日以后公布的专利申请文件或公告的专利文件。”
根据《专利法》第二十三条的规定，抵触申请与现有技术一样，用于专利授权确权中判断专利的新颖性问题，故其不应当在专利权的保护范围之内。若被诉侵权人证明其实施技术或设计为专利的抵触申请，则其不构成对专利权的侵犯。
因此，参照现有技术抗辩规定抵触申请抗辩，符合专利法的基本原理。同时引入抵触申请抗辩也可以充分发挥司法程序在民事纠纷实质性解决中的主导作用，缓解“民行二元分立”造成的效率低的问题。
司法实践中已有诸多案例，被告将抵触申请作为侵权抗辩事由，如最高法院提审的陈顺弟诉浙江乐雪儿公司等侵犯发明专利权纠纷案，最高法院就支持了乐雪儿公司的抵触申请抗辩。因此，周翔审判长建议，应从立法上将抵触申请抗辩确定下来。
建议将第七十三条修改为：“使用不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不构成侵权。未支付合理对价的，专利权利人有权要求其支付合理对价。”建议的条文与现行条文相比，有三处改动：
1. 删除了“为生产经营目的”，填补被诉侵权人滥用此规定进行抗辩的漏洞，加强对专利权人的保护。
2.将现行条文的“不承担赔偿责任”改为“不构成侵权”。若被告的合法来源抗辩成立，从根本上就不构成侵权，而非仅免除赔偿责任。这一修改建议同时符合TRIPS协议第四十四条的规定。
3. 增加“未支付合理对价的，专利权利人有权要求其支付合理对价。”的规定。此规定已在《专利侵权司法解释（二）》第二十五条中存在，但因《司法解释（二）》在现行法律体系下，仍旧以“为生产经营目的”为前提，该建议在第二十五条的基础上做了进一步推进。
建议《专利法》第七十四条增加不停止侵权的规定，内容为“专利侵权人停止侵权行为将损害国家利益、公共利益的，可以继续实施专利，但应当支付相应的合理费用”。
该建议条款已在案件审理中有所适用，如武汉晶源环境工程有限公司与日本富士化水工业株式会社、华阳电业有限公司侵犯专利权纠纷案和珠海市晶艺玻璃工程有限公司与广州白云国际机场股份有限公司等侵犯专利权纠纷案 。
以珠海市晶艺玻璃工程有限公司与广州白云国际机场股份有限公司等侵犯专利权纠纷案为例，如果要求白云机场等停止侵权行为，机场就需要关闭，把侵权的玻璃拆除重新换上新的专利产品，影响了正常的交通秩序，极大地损害公共利益。该案判决未支持权利人停止侵权的诉讼请求，公共利益是一个重要的考虑因素。
相反，如果仅要求侵权人支付相应的合理费用，而不判令对侵权产品的停止使用，就能在专利权人和公共利益之间寻求一个平衡点，实现双赢的局面。而且，该规定已在《专利侵权司法解释（二）》第二十六条有所体现。
周翔审判长认为，本次《专利法》的修订应当坚持专利权保护的司法主导地位，限制行政执法对专利权的保护；应调整专利诉讼机制，从根本上解决周期长、举证难、赔偿低等社会反映突出的问题；要加强专利授权质量，提升程序公正性；要加强专利行政部门的服务职能；要明确专利法中的帝王条款；要充分尊重作为私权的专利权，减少对其不必要的干预；要明确保护善意第三人原则；最终目标为于专利权人、被诉侵权人、社会公共利益的平衡中，推动创新！
整理｜张欣
图｜马子豪
编辑｜谢可人
本讲坛由西南政法大学和中国审判理论研究会知识产权专业委员会联合主办，西南政法大学知识产权研究中心、重庆高院民三庭和重庆市知识产权研究会联合承办，腾讯研究院互联网法律研究中心协办，将不定期邀请国内知识产权审判专家，就知识产权司法的理论问题或实践问题作智慧分享，以助推知识产权共同体的建设。
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